Im vorliegenden Fall führte eine GmbH, an der die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer zu jeweils 50% beteiligt waren, seit ihrer Gründung im Jahr 2006 die Bezeichnung „TS“ als Firmenschlagwort und war seitdem ausschließliche Verwenderin des dazugehörigen Bildzeichens. Im Jahr 2011 ließen die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer beim (damals zuständigen) Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Wortbildmarke dieser Bezeichnung als Gemeinschaftsmarke für sich als Markeninhaber eintragen.

Diese Wortbildmarke veräußerten die beiden Gesellschafter im Jahr 2012 an die GmbH. In der Folge machte die GmbH die jährliche Abschreibung des Markenwerts sowie Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Wortbildmarke als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt veranlagte zunächst die von der GmbH erklärten Einkünfte aus Gewerbebetrieb erklärungsgemäß.

Im Zuge einer Betriebsprüfung erkannte der Prüfer die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Markenerwerb nicht an. Der Prüfer ging davon aus, dass es sich dabei um verdeckte Ausschüttungen handle. Das Finanzamt folgte dem Ergebnis der Betriebsprüfung, nahm die Verfahren wieder auf und erließ neue Sachbescheide.

In der Folge wies das Bundesfinanzgericht (BFG) die dagegen erhobene Beschwerde der GmbH ab. Es ging von einer verdeckten Ausschüttung aus, weil es sich bei der erworbenen Marke um das Firmenschlagwort der GmbH gehandelt habe. Die GmbH habe keinen Widerspruch gegen die Eintragung oder eine Löschungsklage erhoben, weil die Markeneintragung durch ihre Gesellschafter erfolgt sei.

Die von der GmbH gegen dieses Erkenntnis erhobene Revision wies der VwGH zurück:

Der Kaufvertrag über die Markenrechte hielt – wie schon das BFG erkannte – einem Fremdvergleich nicht stand, so dass eine verdeckte Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vorlag. Unabhängig davon, ob die GmbH das Firmenschlagwort originär erworben hatte oder es durch Gesamtrechtsnachfolge (im Zuge einer früheren Umgründung) auf sie übertragen worden war, kamen ihr damit nämlich die – im Vergleich zum Markenrecht – prioritätsälteren Schutzrechte aus dem Firmenschlagwort nach dem UWG, ABGB und UGB bereits selbst zu. Die GmbH hätte daher der Eintragung als Gemeinschaftsmarke für die Gesellschafter sogar widersprechen oder deren Nichtigkeit beantragen können. Vor diesem Hintergrund hätte ein gewissenhafter Geschäftsführer die Markenrechte nicht entgeltlich erworben.

Quelle: www.vwgh.gv.at Ra 2020/15/0031